Bruksplikt – hva utgjør “reell bruk” med hensyn til over- og underkategorier i varemerkeretten?

Borgarting lagmannsrett har vurdert hva som skal til for å oppfylle vilkåret om “reell bruk” for en generell og relativt vid varekategori. Avgjørelsen fra Borgarting følger opp praksis fra EU-domstolen og oppstiller en noe strengere rettslig vurderingen enn den tidligere norske tilnærmingen, hvor varemerkeinnehavers merkantile interesser har blitt avgjort etter en interesseavveining.

Kort om bakgrunn

Saken stod mellom den norske møbelfabrikanten Ekornes AS, som har vært innehaver av ordmerket “SVANE” for “møbler” i vareklasse 20 siden 1966, og det danske selskapet TMK A/S som markedsfører og selger blant annet kjøkkeninnredninger under kjennetegnet “SVANE KJØKKENET”.

TMK fikk ikke registrert dette kjennetegnet på grunn av innsigelse fra Patentstyret om at Ekornes’ varemerke “SVANE” var til hinder for registreringen. TMK påstod delvis sletting av varemerket. Det ble anført at Ekornes ikke hadde oppfylt bruksplikten for kategorien “møbler”, ettersom varemerket ikke hadde vært i reell bruk for andre møbler enn soveromsmøbler i femårsperioden forut for stevningen.

En endring i tråd med EU-praksis

Retten fant det dokumentert at Ekornes kun hadde markedsført varer som var ment til bruk på soverommet under varemerket “SVANE”. Spørsmålet var dermed om Ekornes kunne anses å oppfylle bruksplikten for kategorien “møbler” generelt ved sin bruk av varemerket på soveromsmøbler.

Lagmannsretten viser til målet om å unngå defensivregistreringer, altså registreringer av varemerker for varer som faktisk ikke tas i bruk av varemerkeinnehaveren, og retten viste også til praksis fra EU-domstolen hvor det avgjørende er om det er mulig å definere en eller flere underkategorier av den registrerte overkategorien.

I slike tilfeller må merkehaver likevel ha et visst vern for bruk av varer som i det vesentlige ikke skiller seg fra dem som et varemerke har vært i reell bruk for, og som hører til samme gruppe, slik at en oppdeling ikke fremstår vilkårlig. I tilfeller der bruken av merket er anvendt på varer som kan deles inn i flere uavhengig undergrupper, må reell bruk godtgjøres for hver av disse underkategoriene for å beholde overkategoriene.

Det sentrale og avgjørende spørsmålet i saken var dermed om det var mulig å dele kategorien “møbler” opp i underkategorier, uten at oppdelingen fremstår vilkårlig.

Dette oppstiller en mer stringent vurdering enn den som tidligere er lagt til grunn etter norsk praksis, og hvor vurderingen har vært basert på en interesseavveining av merkehavers reelle merkantile interessert knyttet til det registrerte varemerket. Avgjørelsen fraviker derfor tidligere norsk praksis hvor bruk på en begrenset, men representativ gruppe varer ble ansett tilstrekkelig i forhold til det overbegrep som varene klassifiseres under.

Lagmannsretten fant det praktisk mulig å dele kategorien “møbler” inn i flere underkategorier, herunder “soveromsmøbler”, uten at dette fremsto vilkårlig. Ekornes hadde derfor, ved bruken av varemerket på soveromsmøbler, ikke oppfylt bruksplikten for overkategorien “møbler”. Registreringen ble delvis slettet, og kategorien “møbler” ble erstattet med “soveromsmøbler”.

Hva betyr dette?

For å opprettholde en registrering for en overkategori, må merkehaver dermed oppfylle kravet til reell bruk for alle varer som naturlig kan oppdeles i en underkategori.

I tilfeller hvor en vareklasse er snevrere definert og hvor det foreligger en forbindelse mellom de varene merket er brukt for og de øvrige varene i den registrerte klassen, slik at gjennomsnittsforbrukeren uten videre forbinder varene i klassen med hverandre, vil det likevel være tilstrekkelig å påvise reelt bruk av merket på enkelte av varene i den klassen. Dette ble slått fast av EU-domstolen tidligere i høst, i C-720/18, om bilprodusentens Ferraris registrering av figurmerket “Testarossa” til bruk på reservedeler.

Lagmannsrettens avgjørelse er ikke rettskraftig.

Avgjørelsen finnes her: https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2020-20389